[법과시장]해외특허, 우선심사제도로 쉽게

지난 시간에 한국특허청에 출원할 때 우선심사제도를 이용하면 얻을 수 있는 장점에 대해 살펴봤다. 오늘은 한국에 특허출원한 발명을 해외(편의상 미국으로 설명)에 출원할 경우, 우선심사제도를 이용하면 어떤 장점이 있는지 살펴보도록 하자.

한국특허청과 미국특허청 사이에는 PPH(Patent Prosecution Highway) 제도, 즉 특허심사하이웨이 제도를 운용하고 있다. 한미 양국에 공동으로 출원된 특허에 대해 어느 한쪽 국가의 특허청이 특허성을 인정했다면 상대 국가의 특허청도 그 심사결과를 활용해 신속하게 심사를 해 주는 제도이다. 이 제도는 한국과 미국뿐만 아니라, 한국과 일본, 한국과 중국, 한국과 독일 등 세계 주요국 간에도 적용된다.

한국특허출원 시, 우선심사제도를 적용한 후 미국에 특허출원을 하면서 우선심사제도(PPH)를 중복 적용한다면 전체적으로 누릴 수 있는 이익은 엄청나다.

우선, 한국에서 특허출원을 할 때 우선심사 신청을 하지 않은 상태에서 미국에 출원하기 위해 PCT출원을 한 후 PPH 신청 없이 미국에 진입하는 경우를 예로 들어 설명하자.

A씨는 2012년1월1일에 한국특허출원을 했다. 그 후 자신의 발명이 꽤 쓸모 있다는 생각에 전 세계에 걸어두기 위해 이듬해 1월1일에 PCT출원을 했다. PCT출원은 한국출원일로부터 1년 이내에 해야 한다. 그 후 A씨는 PCT출원을 걸어둘 경우 한국특허출원일로부터 30개월 내에 미국에 진입하면 된다는 규정에 따라 2014년7월1일 미국에 진입했다. 미국특허청에서는 일반적으로 미국에 특허출원이 된 날로부터 2년 정도 후에 심사에 들어간다. 따라서 A씨의 미국특허출원은 2016년7월1일이 돼서야 미국심사관이 특허성을 심사하게 된다. 즉, A씨는 2016년7월1일 시점에서의 기술 수준의 향상 정도, 그 때까지 누적된 각국 특허청의 선행특허에 대한 데이터베이스의 갱신 정도, 언론 매체를 통한 관련 기술의 노출 확산 정도 등의 리스크를 떠안은 상태로 미국심사관의 심사를 받아야 한다.

이에 반해 B씨는 우선심사 신청을 중복 적용해 미국에 출원했다. B씨는 2012년1월1일에 한국특허출원을 하고 우선심사제도를 이용해 2012년8월1일에 한국특허청으로부터 특허성을 인정받았다. 여기서 PCT출원을 하지 않는다면 원칙적으로는 한국출원일로부터 1년이 되는 날인 2013년1월1일까지만 미국특허청에 특허출원을 하면 되지만 이미 한국특허청으로부터 특허등록을 인정받은 상태이므로 2012년8월1일에 미국에서 PPH를 신청할 수 있다. B씨는 2012년9월1일에 바로 미국에 특허출원을 하면서 PPH를 신청했다. PPH를 신청한 미국특허출원은 6개월 정도 후면 심사결과가 나오므로 2013년3월1일이라는 이른 시점에 미국특허출원의 심사결과를 받아볼 수 있다.

B씨는 극단적인 경우 한국에 출원한지 겨우 1년 남짓한 시점에 미국특허를 받을 수 있는 것이다. A씨와 B씨 사이에는 무려 3년4개월의 시간차가 존재한다. 이 같은 시간차는 실제로 미국심사관이 미국특허법102조(e)에 의해 거절당할 수 있는 가능성을 상당 부분 낮출 수 있다. 또 심증적으로도 3년4개월이나 빠른 시점에 심사를 하는 심사관의 마음을 사로잡기 쉬워 진다.