이런 해외특허 출원 시에는 해외특허 명세서의 기본이 되는 국문 명세서가 무엇보다 중요하다. 실제 명세서의 문제로 인해 권리행사가 불가한 경우가 종종 발생한다. 이는 저예산으로 작성된 국내 특허 명세서를 그대로 번역해 출원한 해외 특허에 문제가 발생되기 때문이다.
분명 기발하고 경쟁력 있는 아이디어임에도 불구 저예산 명세서의 한계로 균등론의 적용이 어렵거나 권리해석에서 불리해지는 경우가 생길 수 있어 주의해야 한다.
또한 특허를 잘 모르는 기업 또는 출원인들은 청구항의 범위가 넓은 것을 선호하는 경향이 있다. 예로 청구항을 쓸 때 ‘~를 하기 위한 ~수단’ 등으로 구조나 동작에 대한 구체적인 한정 없이 범위를 정하기도 하는데, 영문으로 번역하면 미국 판례가 말하는 'means for function'이 되는 경우가 많다.
이는 실제 발명은 제법 구체적인 제품이고 특정 기능을 처리하기 위한 구조가 완성되어 있는데, 청구항에서는 해당 기능을 하기 위한 구체적인 내용 없이 특정 기능을 하는 수단정도로 기재하는 것이다.
하지만 권리가 넓어 마치 원천특허처럼 많은 곳에 권리행사를 다 할 수 있을 것 같지만 실제로는 그렇지 않다. 미국 특허실무에서 'means for function' 청구항은 실제 발명 내용으로 좁혀져 해석되기 때문에 오히려 권리행사에서 곤란한 상황이 연출되기도 한다.
특히 미국의 경우, 특허 명세서 작성에 보통 40~50시간 이상이 소요된다. 개발자가 아이디어를 설명하면 변형가능한 예를 쪼개고 실시예를 만들어 각 실시예별로 청구항을 만드는 과정이 필요하기 때문이다.
반면, 국내 출원의 경우 보통 10~15시간정도가 소요되는데, 이는 상대적으로낮게 형성된 비용 예산에 맞출 수 밖에 없기 때문이며, 의도하지 않더라도 우리나라에서 출원되는 특허의 상당수가 미국 실무의 평균치에 크게 못 미치는 저예산 명세서일 수밖에 없다. 이러한 저예산 명세서는 국내에서 통용될 수 있는 수준이라 하더라도 미국에서 그대로 활용하기에는 부족한 경우가 많다.
국제특허전문 PCT다이렉트 박정규 대표변리사는 "국내 특허 명세서를 작성할 때, 특히 미국 특허출원을 계획하고 있다면 ‘mean for function claim’은 가급적 쓰지 않는 것이 좋으며, 명세서에 최대한 실시 예를 나누고, 가능한 경우의 수를 나누어 커버가 가능하도록 청구항을 잡는 것이 유리하다"며 "또한 미국 특허의 출원과 등록에 많은 비용을 투자하기 전에 국내 출원시 예산을 조금이라도 더 늘려서 정확한 명세서를 작성하기를 권한다"고 조언했다.
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